[국토일보 조성구 기자] SK이노베이션(이하 SKI)은 미국 배터리 특허소송과 관련해 SKI가 제기한 특허무효심판이 최근 美 특허심판원(PTAB)에서 각하된 것에 대해 "LG에너지솔루션(과거 LG화학, 이하 LGES)이 결정의 본질적 내용을 왜곡하면서 아전인수식으로 여론을 호도하고 있다"고 주장했다.

SKI는 "LGES가 미국 특허청의 정책 변화에 따라 복잡한 미국 소송 절차 중 일부가 진행되지 않는 것을 마치 실체법적으로 자사에 유리한 판단이라고 왜곡하며 호도하고 있다"고 밝혔다.

SKI는 오히려 "PTAB가 절차적인 이유로 특허무효심판 조사개시 요청을 각하하면서도, 본질 쟁점에 대해 LGES 특허의 무효 가능성을 언급하고 있다"고 강조했다.

또 "이번 판결은 ITC에서 진행중인 특허소송과는 별개이며 현재 진행중인 ITC절차에서 LGES의 특허가 무효임을 다투는 절차는 예정대로 진행되고 있다"고 덧붙였다.

SKI는 "통상 원고가 ITC 또는 연방법원에서 특허 침해 소송을 제기하면 피고는 해당 절차에서 특허 무효를 주장하면서 동시에 미국 특허심판원(PTAB)에 특허의 세부 쟁점별로 특허 무효심판(IPR)을 제기해 왔는데, PTAB는 작년 초부터 IPR 결과보다 소송 결과(ITC, 연방법원)가 먼저 나온다고 판단되면 중복 청구를 이유로 IPR의 개시를 각하하는 결정을 하기 시작했다"고 밝혔다.

특히, 미 특허청장이 2020년 9월 24일 이같은 결정을 적극적으로 진행할 것을 독려하는 취지의 발표했고, 그 후 PTAB는 ITC 소송에 계류중인 특허에 대한 IPR을 모두 각하하고 있다는 것이다.

이 정책에 따르면 PTAB가 SKI가 LGES를 상대로 제기한 특허 쟁점 8개에 대한 IPR을 각하한 것은 소송에 대한 문제가 아니라, 정책에 따른 변화에 불과하다는 것이다.

SKI는 "오히려 PTAB은 이 이유로 IPR을 각하하면서 그 결정 이유에 '특허의 무효성과 관련해서는 SKI가 제기한 8건 중 6건에 대해 SKI가 합리적인 무효가능성을 제시했다고 판단'했고, 특히, 517 특허에 대해서는 강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시했다"고 강조했다. 

또한 PTAB의 정책 변화에 따라 IPR 각하 가능성에 대해서도 이미 염두에 두고 대응하고 있다고 설명했다.

SKI는 "LGES가 이같은 절차적 차이를 잘 알면서도 이를 무시한채 LGES의 IPR만이 받아들여진 것이 특허무효성에 관한 다툼에서 LGES가 우위를 점한 것처럼 왜곡하고 있다"고 말했다.

SKI 임수길 밸류크리에이션센터장은 "미 정부 정책 변경이 사건의 실체 판단에 근본적인 변화를 가져 오지는 않을 것"이라며 "오히려 PTAB가 결정 이유에서 명시한 무효 가능성에 대한 언급이 ITC 절차에서 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것이라 생각하며, 지금까지 그랬던 것처럼 향후 절차에도 정정당당하게 임할 것"이라고 언급했다.

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